2020年新专利法对企业的十大影响

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郝政宇 北京观韬中茂律师事务所 高级顾问 律师

2020年10月17日，第十三届全国人大常委会第二十二次会议对专利法进行了修改，自2021年6月1日起施行。本次专利法修改距上一次修正已有12年之久，新引入了很多重要制度，使得我国专利保护达到一个前所未有的程度。

专利权是科技企业重要的资产和权利，专利保护对科技创新至关重要，因此，本次专利法修改应当引起每一个科创企业和每一位科研人员的关注。本文就从企业的角度，简单说明一下此次专利法修改，最值得企业关注的10个要点。

01 提高侵权赔偿金额，引入最高五倍的惩罚性赔偿，法定赔偿上限提高为500万元

专利侵权赔偿额低一直是最为企业所诟病的问题，此次修改，在第71条规定：“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。

举例来说，虽然侵权人因侵权所获得的利益为1000万元，但是因为侵权人属于故意侵权，且存在以侵权为业，或者侵权时间长、范围广、数额巨大等严重情节，所以侵权人有可能被处以最高5000万元的惩罚性赔偿。

惩罚性赔偿是专利保护最有力的武器，具有巨大的威慑作用，该制度借鉴自美国的相关制度。今年10月6日，美国一地方法院裁决思科公司（Cisco）故意侵犯一家网络公司的专利权，被处以2.5倍的惩罚性赔偿，最终判赔额高达32亿美元，是美国历史上专利案件最高的判赔金额，足见惩罚性赔偿制度的威力。

据统计，我国大多数专利侵权案件在确定赔偿金额时均适用的是法定赔偿。法定赔偿是指在专利侵权案件中，即便专利权人未能充分证明侵权人的侵权获利等损害赔偿金额情况，法院也可以根据专利法的规定，依据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，酌定一个赔偿金额。此次修改，将法定赔偿额上限由100万元提高至500万元、下限由1万元提高至3万元。这意味着未来在大量适用法定赔偿的案件中，损害赔偿金额也有望大幅提高。

但是，笔者并不建议专利权人过多依赖法定赔偿制度。只有专利权人积极举证证明自身的实际损失或者侵权人的侵权获利情况，才能充分获得法律的救济。值得高兴的是，此次专利法修改也完善了举证责任分配和损害赔偿的计算方法等相关规定，降低了专利权人的举证难度，本文对此不再赘述，建议企业在相关案件中具体咨询律师处理。

02 因专利审查的不合理延迟，可以请求延长专利保护期限

一般情况下，企业申请专利都希望早日获得授权，从而获得有效的专利保护。虽然目前我国专利审查的周期已经大大缩短，但是，在个别领域和案件中，专利审查的周期仍然有可能较长，从而影响专利权人行使专利权。

为了对这类案件的专利权人予以补偿，新专利法第42条规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外”。

专利权期限补偿制度也借鉴于美国的专利期限调整制度（Patent Term Adjustment），其初衷在于弥补由于专利审查对保护期限所造成的延误，但是，美国相关的期限计算方法和操作流程已经比较成熟，甚至提供了在线的计算工具。我国将如何具体实施专利权期限补偿制度，如何认定何谓专利审查的“不合理延迟”，仍然有待未来专利法实施细则和专利审查指南的明确。

无论如何，这必定使得我国的专利保护期限更加合理，只是未来在判断一件专利的保护期限时，不能再简单地说是自申请日起的十年、十五年或二十年，而是需要仔细核实其是否申请了期限补偿。

03 专利开放许可可以减免专利年费

专利权是一种排他权，即未经专利权人的许可，他人不得实施专利。但是，大部分企业并非只想独占某项专利技术，而是希望可以将专利许可给他人以获利。然而，专利许可是世界级难题，全世界的绝大部分专利实际上都未能进行许可或应用。

本次专利法修改，为了促进专利的许可和应用，引入了专利开放许可制度，即在第50条中规定：“专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可” ；在第51条中规定：“任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可” 。

专利开放许可制度并非中国首创，在德国、英国等国家也有所实施，但是，笔者并未观察到这项制度对专利许可有多么大的促进作用。专利许可其实就像沙里淘金，大部分专利没有进行许可属于正常状态。而少量专利可以进行许可，往往也需要经过专利权人和被许可人进行充分地谈判才能达成交易。但是，专利开放许可制度，显然为专利许可打开了一扇大门，可以促进专利许可更加公开与开放，仍然具有重要的意义。当然，专利开放许可的更多实施细则，仍有待进一步明确。

专利开放许可对企业更加重要的影响是，根据第51条的规定，开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。当专利数量积累到一定程度，维持专利的年费会是企业的一笔巨大的开销。新专利法施行后，如果企业愿意选择开放许可，就可以节省大量的专利年费，企业何乐而不为呢？

04 药品专利期限补偿和纠纷早期解决机制

药品专利因其与药品审批有着密切关联，所以，世界各国在专利制度中对药品专利多予特殊规定。例如，我国现行专利法第69条第（五）项就规定，为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。

考虑到我国医药产业发展现状，并为了落实中美经贸协议的约定，本次专利法对药品专利期限补偿，以及药品专利纠纷的早期解决机制进行了规定。

新法第42条规定，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

新法第76条则规定， 药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。这被称为中国的“药品专利链接制度”。药品专利链接制度是指，仿制药注册审批过程与原研药的专利进行“链接”，从而避免侵犯原研药的专利权。因此，专利链接制度实际上是一种药品专利纠纷的早期解决机制。

新法第76条进一步规定，国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。2020年9月11日，国家药监局综合司、国家知识产权局办公室已经就《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见，可见，我们中国的药品专利链接制度，真的要来了。

05 重外观设计保护，外观设计专利保护期限延长为15年，引入外观设计国内优先权，新增局部外观设计

外观设计可以为产品带来很高的价值，因此，外观设计专利其实非常重要。新法第42条，将外观设计专利权的期限由十年修改为十五年，同时在第29条中增加了外观设计的国内优先权，即申请人自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。可见，此次修改对外观设计非常重视。

此外，新法第2条规定，“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。这使得对外观设计局部的改进与创新，也可以申请外观设计专利。

由于外观设计保护的是产品的外观设计，如果仅允许对产品整体的外观设计予以保护的话，实际上，会给外观设计的保护范围带来极大限制。例如，对图形用户界面（GUI）外观设计专利，必须要考虑其产品的外观，使得其专利保护范围大为限缩。而如果允许局部外观设计，则可以只保护产品的图形用户界面，而无需考虑产品的外观。

局部外观设计保护是对整体保护的一种补充，在美国等国家已经非常成熟，通常可以用实线表示产品外观中需要保护的局部，而用虚线表示产品整体的外观。

需要注意的是，并不是任何设计的任何一部分都可以作为局部外观设计的保护客体。请求保护的“局部”应当相对完整和独立，例如玻璃杯的杯口、微波炉的旋钮等，而产品表面的一条非封闭的轮廓线是不能作为局部外观设计保护。此外，产品上能够拆分的零部件，既可以作为完整的零部件产品获得整体保护，也可以通过局部外观设计的方式获得保护。

06 充分利用专利行政保护制度

我国专利保护实施双轨制，即对于专利侵权纠纷，专利权人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。充分发挥专利行政保护的作用，可以更加有效保护专利权。

新法第70条进一步规定，国务院专利行政部门（即国家知识产权局）可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷，对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理；对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。

同时，在第60条明确规定，管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时，可以采取询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况，对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查，检查与涉嫌违法行为有关的产品等措施。

07 单位享有处置职务发明的权利，鼓励单位采用股权、期限、分红等方式激励发明人

新法第6条规定，单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。这一规定确保单位可以享有和处置职务发明的权利。

同时，新法第15条规定，国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。

08 因国家紧急情况公开专利不破坏新颖性

为更好地应对疫情防控等紧急状态和非常情况，使得最新技术投入使用后仍然可以申请专利，新法第24条规定，在专利申请日以前六个月内，在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的，不丧失新颖性。

09 提交优先权文件副本的时间更宽裕

新法第30条规定，申请人要求发明专利、实用新型专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一次提出发明、实用新型专利申请之日起十六个月内，提交第一次提出的专利申请文件的副本。而现行专利法则规定在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本，可见，新法下提交优先权文件副本的时间更宽裕。

10 被告也可以申请专利权评价报告

对于实用新型或外观设计专利的维权，无论采用行政还是司法途径，实务中一般都需要专利权人提交专利权评价报告，而专利权人一般都会提交正面结论的专利权评价报告作为审理的参考证据。新法第66条规定，专利权人和被控侵权人都可以主动出具专利权评价报告，这使得专利权评价报告制度在程序上更加完备中立，也使得被控侵权人又增加了一个与专利权人对抗的渠道。

总之，2020年新修正的专利法，十二年磨一剑，对专利的保护、应用和授权，都进行了重要的修改完善，所有的科技企业和科研人员都应当及时学习，并调整专利保护的策略。相信新专利法一定会更加有力地保障专利权人的合法权益，更加有效地激发中国的创新活力。